美國新專利法-2013年3月16日施行內容

美國發明法案(America Invents Act; H.R. 1249法案)於2011年9月16日經總統簽署並正式頒佈,其中部分修正內容將於西元2013年3月16日施行,其主要內容如下:
 
(一) 「先發明原則(FIRST-TO-INVENT)」修正為「先申請原則(FIRST INVENTOR TO FILE)」
 
  美國原為世界各國中採行「先發明原則(first inventor to invent)」的唯一國家,在2013年3月16日新法施行後,美國將改採「先申請原則(first inventor to file)」,換言之,針對同一發明提出多件專利申請案時,將由取得最早有效申請日(effective filing date)之申請人,優先獲頒美國專利。
 
  在新制下,發明於完成後,申請權人應儘早提出美國專利申請,以取得最早有效申請日。根據美國專利法規定,申請美國臨時專利申請案時,申請人僅需提交足以揭露相關發明的文件(例如: 說明書及附圖,但,申請專利範圍並非必要),申請人可藉由臨時申請案之提出,儘早取得有效申請日,並於提出臨時申請案後一年內,提出美國正式專利申請之申請。申請人如決定直接提出正式申請案,亦應及早提出申請,俾優先獲頒專利。
 
(二) 先前技術(PRIOR ART)
 
  依舊法規定,提出美國專利申請前,在美國境外之公開使用、販售等均不視為先前公開,依法不應據以核駁美國專利申請案之申請。在2013年3月16日新法施行後,美國將由「相對新穎性」改採「絕對新穎性」制度,亦即,根據新法規定,在提出美國專利申請前,如在美國或其他國家已有專利或其他文獻的公開,或已為公開使用、販售等,其均屬先前公開。相較於舊法,構成先前公開的使用、販售等行為已不再限於美國境內為之者。
 
  在2013年3月16日施行新法後,發明完成後,申請人宜在提出美國專利申請後始進行技術或產品之公開使用、販售等行為。如因業務目的而須進行技術或產品之公開使用、販售等,申請人可考慮先行提出專利申請(臨時申請案或正式申請案),並於嗣後進行必要之技術或產品公開使用、販售等。如有需要,申請人可藉助保密協定之簽署,進一步避免發明的不當公開揭露。
 
(三) 限縮優惠期之適用範圍
 
  修正前美國專利法提供一年之新穎性優惠期,亦即,在發明公開日起一年內提出專利申請者,該公開行為非屬專利法所稱申請前的先前公開。
 
  依據舊法所採行「先發明原則(first inventor to invent)」,在前述一年優惠期內有公開發明之情形(不論發明人本人或他人之公開),申請人可藉助 RULES 1.131所訂宣誓書,證明其申請案之真實發明日期早於先前公開日期(swear-behind),俾排除在一年優惠期內公開導致新穎性喪失之適用。
 
  2013年3月16日新法施行後,將改採「先申請原則(first inventor to file)」,藉助 RULES 1.131所訂宣誓書用以排除先前公開的適用,將僅限於排除發明人(或取自發明人)本人進行公開之情況。
 
(四) 專利權獲頒後的無效程序
 
  根據現行專利法,針對專利無效問題,可藉由提起Re-examination程序(包括Inter Parte Re-examination及Ex Parte Re-examination)處理。2013年3月16日新法施行後,針對專利有效性爭議之無效程序包括如下:
 
  1. Post Grant Review
 
  此一程序為新設程序。第三人可基於任何法定可專利要件之違反,提出專利有效性之質疑。前述程序應於美國專利核准或再發證後9個月內提出。此一新設程序適用於申請日晚於2013年3月16日(含)的美國專利申請案。
 
  2. Inter Partes Review
 
  此一程序將取代先前的Inter Partes Reexamination程序; Inter Partes Review應於提出Post Grant Review的9個月法定期間屆滿後或Post Grant Review程序結束後始能提出。
 
  3. Ex Parte reexamination
 
  前述Ex Parte reexamination程序與現有Ex Parte Reexamination程序相同。
 
  2013年3月16日新法施行後,得提出上述(1)或(2)程序的舉證門檻,將由「具有與可專利性有關的實質新問題(substantial new question of patentability)」降低為「提出無效的請求理由具有合理可能性 (reasonable likelihood that the requestor would prevail)」。
 
(五) 推衍調查程序(DERIVATION PROCEEDINGS)
 
  修正前專利法採「先發明原則」,因應此制,必須藉助「衝突程序(Interference Proceedings)」用以確認所涉發明的最先發明人何屬。2013年3月16日新法施行後將改採「先申請原則」,並引入「推衍調查程序(DERIVATION PROCEEDINGS」,取代先前的衝突程序,用以確認所涉發明的發明人是否由他處推衍出其發明。推衍調查程序適用於申請日晚於2013年3月16日(含)的美國專利申請案。